通常情況下,在確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍時,權(quán)利要求中記載的主題名稱應(yīng)當(dāng)予以考慮,而實際的限定作用應(yīng)當(dāng)取決于該主題名稱對權(quán)利要求所要保護(hù)的主題本身產(chǎn)生了何種影響。
專利權(quán)利要求 主題名稱 專利保護(hù)范圍限定
珠海格力電器股份有限公司(格力公司)以廣東美的制冷設(shè)備有限公司(美的公司)侵害其ZL200620064110.5實用新型專利權(quán)為由提起訴訟,請求判令美的公司立即停止侵權(quán)行為,并賠償格力公司經(jīng)濟(jì)損失。
格力公司的涉案專利權(quán)利要求書的獨立權(quán)利要求1的主題名稱為:“一種可拆裝式空調(diào)室內(nèi)機(jī)管路安裝擋板”。然而,經(jīng)現(xiàn)場勘查比對,美的公司制造的空調(diào)器管路安裝擋板,須在擋板卡爪破壞后才可拆下。 二審法院據(jù)此認(rèn)為美的公司被訴侵權(quán)產(chǎn)品不具備“可拆裝”這一必要技術(shù)特征,認(rèn)定其未落入格力公司涉案專利權(quán)保護(hù)范圍,判決駁回格力公司全部訴請。
再審法院經(jīng)審理認(rèn)定,涉案專利權(quán)利要求1的主題名稱為:“一種可拆裝式空調(diào)室內(nèi)機(jī)管路安裝擋板”,關(guān)于其中的“可拆裝”的含義,說明書中沒有明確的記載或者說明。根據(jù)本領(lǐng)域技術(shù)人員對其字面含義的通常理解,可拆裝是指既可以將安裝擋板從空調(diào)上拆下來,也可以將其再安裝上去,這種拆和裝是可以重復(fù)進(jìn)行的。二審經(jīng)現(xiàn)場勘查實驗認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的安裝擋板不可拆裝,與涉案專利既不相同,也不等同,并無不當(dāng),據(jù)此足以認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品未落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍。格力公司的再審申請被駁回。
星河公司訴江蘇某公司侵犯其ZL200510082911.4發(fā)明專利權(quán)(一種鋼帶增強(qiáng)塑料排水管道及其制造方法和裝置)。
一審法院經(jīng)審理認(rèn)定:涉案產(chǎn)品缺少權(quán)利要求1記載的“鋼帶上有若干矩形或圓形的通孔或鋼帶兩側(cè)軋制有紋路”和“兩個加強(qiáng)肋之間塑料形狀具有中間凸起”兩個技術(shù)特征,故其未落入星河公司專利權(quán)獨立權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。但被告產(chǎn)品制造方法及制造裝置分別全面覆蓋了涉案專利另兩個獨立權(quán)利要求2及6所記載的技術(shù)特征,落入其相應(yīng)保護(hù)范圍。
二審法院認(rèn)為:權(quán)利要求的主題名稱屬于解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征,在確定專利權(quán)的保護(hù)范圍時應(yīng)當(dāng)予以考慮。本案中,權(quán)利要求2是一項方法權(quán)利要求,其在主題名稱部分引用了在先的產(chǎn)品權(quán)利要求1的內(nèi)容,即“一種制造權(quán)利要求1所述的鋼帶增強(qiáng)塑料排水管道的方法”,因此,在確定被控侵權(quán)產(chǎn)品不具有權(quán)利要求1所記載的所有技術(shù)特征的情形下,被控侵權(quán)產(chǎn)品的制造方法未落入引用在先權(quán)利要求的權(quán)利要求2的保護(hù)范圍之內(nèi),不構(gòu)成專利侵權(quán)。同理,制造涉案排水管的裝置也未落入引用在先權(quán)利要求的權(quán)利要求6的保護(hù)范圍之內(nèi)。二審法院據(jù)此判決駁回星河公司的訴訟請求。
再審法院經(jīng)審理認(rèn)為:根據(jù)涉案專利權(quán)利要求1記載的產(chǎn)品技術(shù)特征,可以推定權(quán)利要求6記載的復(fù)合裝置必然具備生成上述區(qū)別技術(shù)特征的部件。因此,權(quán)利要求1記載的技術(shù)特征對于權(quán)利要求2和6產(chǎn)生了實質(zhì)性的影響,具有限定作用。被訴侵權(quán)產(chǎn)品沒有通孔或紋路和凸起,星河公司亦未舉證證明被訴侵權(quán)的裝置具備生成上述特征的部件,因此可以推定被訴侵權(quán)的裝置不同于權(quán)利要求6所記載的裝置,也未使用被訴侵權(quán)的方法。再審法院據(jù)此駁回星河公司再審申請。
上述兩案的爭議焦點在于權(quán)利要求的主題名稱內(nèi)容是否對該權(quán)利要求的保護(hù)范圍產(chǎn)生限定作用?在進(jìn)行專利侵權(quán)比對時,是否需要考慮該主題名稱的限定部分?
專利法實施細(xì)則第二十一條規(guī)定:發(fā)明或者實用新型的獨立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)包括前序部分和特征部分,按照下列規(guī)定撰寫:
(一)前序部分:寫明要求保護(hù)的發(fā)明或者實用新型技術(shù)方案的主題名稱和發(fā)明或者實用新型主題與最接近的現(xiàn)有技術(shù)共有的必要技術(shù)特征;
(二)特征部分:使用“其特征是……”或者類似的用語,寫明發(fā)明或者實用新型區(qū)別于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征。這些特征和前序部分寫明的特征合在一起,限定發(fā)明或者實用新型要求保護(hù)的范圍。
……
專利法實施細(xì)則第二十二條進(jìn)一步規(guī)定:發(fā)明或者實用新型的從屬權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)包括引用部分和限定部分,按照下列規(guī)定撰寫:
(一)引用部分:寫明引用的權(quán)利要求的編號及其主題名稱;
(二)限定部分:寫明發(fā)明或者實用新型附加的技術(shù)特征。
……
顯然,作為一項權(quán)利要求的前序部分或引用部分的組成要素,主題名稱通常應(yīng)對該項權(quán)利要求保護(hù)的范圍產(chǎn)生限定作用。
很多專利申請人在提交專利申請時,期望將專利申請的發(fā)明點,甚至技術(shù)效果直接體現(xiàn)在專利的主題名稱上,例如案例1所述“一種可拆裝式空調(diào)室內(nèi)機(jī)管路安裝擋板”,感覺這樣才能最便捷地體現(xiàn)專利的技術(shù)含金量。殊不知,如此包裝的專利主題名稱,不僅會破壞專利權(quán)利要求正常的前序部分和特征部分的表述邏輯,導(dǎo)致權(quán)利要求不清楚,還會在后期專利保護(hù)過程中,對于確定專利保護(hù)范圍帶來大麻煩。
很多專利申請人還喜歡在主題名稱中加入產(chǎn)品或方法的用途或應(yīng)用領(lǐng)域,例如“一種用于***的控制裝置”。在需要多項并列獨立權(quán)利要求時,專利申請人為了確保專利申請的單一性,或者至少讓專利申請在形式上符合單一性,則會采用類似本案情形的,“一種用于制造如權(quán)利要求1所述控制裝置的方法”表述方式。
根據(jù)《專利審查指南》的相關(guān)規(guī)定:當(dāng)權(quán)利要求的主題名稱中包含用途限定時,判斷其是否具有新穎性需要考慮該用途限定是否隱含了要求保護(hù)的產(chǎn)品是否具有某種特定的結(jié)構(gòu)或組成。如果隱含,則考慮;如果不隱含,則不考慮。
然而,針對僅應(yīng)用領(lǐng)域不同,產(chǎn)品技術(shù)特征完全相同的情況,是否考慮呢?例如審查指南中用于說明轉(zhuǎn)用發(fā)明的“潛艇副翼”例子,顯然是要考慮的。如此,如果在專利授權(quán)審查中應(yīng)當(dāng)考慮主題名稱中用途或應(yīng)用領(lǐng)域的限定對其新穎性、創(chuàng)造性判斷產(chǎn)生影響,在專利侵權(quán)判斷時,則應(yīng)同樣考慮主題名稱中用途或應(yīng)用領(lǐng)域的限定對該權(quán)利要求保護(hù)范圍的影響。
因此,專利申請人在專利申請中所隨意確定的主題名稱,不論是隨意添加技術(shù)效果,還是隨意添加應(yīng)用領(lǐng)域,都可能對專利的保護(hù)產(chǎn)生影響,讓專利保護(hù)范圍大大縮水。對于專利權(quán)人來說,最悲摧的莫過于,這些花枝招展的主題名稱在專利授權(quán)審查時并沒有為專利的新穎性、創(chuàng)造性加分,但在專利保護(hù)比對時,卻成為權(quán)利范圍限定的依據(jù)。
為了將來的專利保護(hù),申請人對于專利申請時的主題名稱不能太任性。